Veritas Civile: Correio Forense - O direito em inglês: o contrato de merchandising e de licensing

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

Correio Forense - O direito em inglês: o contrato de merchandising e de licensing - Direito Civil

20-02-2011 13:00
O direito em inglês: o contrato de merchandising e de licensing

[color=#333333]Os contratos de merchandising e de licensing são, na realidade, variações do contrato de franchising. De plano, anote-se que se conhecem duas modalidades de franquia: a) franchising de produtos que, sem limite de território, envolve uso de marca e mecanismos de fabricação, e diz-se dele, também, franchise impróprio, e b) franchising de negócio que, com território definido, alcança, além dos sinais distintivos do titular, todas as técnicas desenvolvidas para a operacionalização da atividade.
O franchising limita-se, todavia, a relacionamento entre as partes envolvidas, isto é, afasta-se de outros contratos que, por exemplo, envolvem uso de criações alheias. Duas modalidades (ou tipos) especiais de franchising emergem ou resultam da franquia como o licensing e o merchandising.
O licensing (o de licenciar) envolve as figuras, de um lado, do licenser (licenciador) e, de outro, do licensee (licenciado) e caracteriza-se pela licença ou autorização do uso de bens intelectuais e industriais, tais como marcas, sinais e expressões de propaganda, com finalidades, naturalmente, de ordem econômica. Tal ajuste implica remuneração e a autorização pode ser com ou sem exclusividade.
Nas hipóteses em que o licensing envolva o uso de marca ou expressão de propaganda, por exemplo, impõe-se a averbação do contrato no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para que produza efeitos com relação a terceiros. Tal contrato deve conter suas especificações, em particular, no referente a limite da remuneração.
Já no concernente ao merchandising cuida-se de contrato que permite ao titular dos direitos sua inserção, mediante remuneração fixada, em produtos suscetíveis do comércio dito jurídico. Desse modo, a operacionalização, ou, diga-se melhor, a comercialização de produtos opera-se por meio de aplicação de criação intelectual. Para maior clareza, ilustre-se com o exemplo de aplicações (reproduções) de desenhos, pinturas e produtos industrializados em camisas, blusas, cintos, calças, malas, agendas etc.
Na realidade, no merchandising o que ocorre é a possibilidade de uma (ou mais empresas distintas) usarem dos chamados bens intelectuais em diferentes produtos (obviamente de consumo), fabricados pela licenciada. Em muito apertada síntese, pode-se dizer que merchandising é uma modalidade de negócio pelo qual o titular dos direitos sobre determinada criação intelectual, mediante retribuição ajustada, permite seu emprego em produtos industriais.
De passagem, anote-se (valha o registro do óbvio) que tanto licensing quanto merchandising são tempos verbais, respectivamente, de to license (licenciar, dar ou conceder licença) e de to merchandise (comerciar, negociar ou mercanciar). erchandising, especificamente, tem a semântica de operar mercadorias, administrar mercadorias ou, ainda, usar mercadoria para operar. Tanto o merchandising quanto o licensing advêm de novas formas de utilização e exploração econômica de marcas.
É preciso, desde logo, que se tenha em conta que o próprio conceito de marca evoluiu, e muito, como é de fácil verificação de um cotejo do que se considerava marca no século 19 (%u201Co característico ostensivo da proveniência de produtos e mercadorias, que os distinguia de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa%u201D), até à concepção doutrinária moderna que tem as marcas como %u201Csinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos e serviços%u201D (...) em que %u201Ca identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc%u201D, consoante o magistério de Fábio Ulhoa Coelho (in Curso de Direito Comercial, 8ª ed., SP, Saraiva, 2004, v. 1, p. 141).
Em outras palavras, a marca deixou de ser simples sinal indicativo de origem do produto ou do fabricante, transmudando-se em um instrumento competitivo. Não padecem, contudo, dúvidas quanto a que o fator distintividade segue sendo função essencial da marca. Ou, como observa Kone Pinto Fortunato Cesário (in As novas formas de licenciamento de marcas) %u201Cem suma, a função distintiva é a capacidade que o sinal possui de identificar um produto ou serviço dos demais semelhantes presentes no mercado, sendo requisito essencial para a registrabilidade do sinal. Quando um sinal não possui caráter distintivo, seja na expressão ou na forma de apresentação, será considerado genérico comum ou simplesmente descritivo do produto, não registrável à luz da LP %u2014 Lei de Propriedade Industrial%u201D (q.v. art. 124, VI).
Hoje, porém, muitos doutrinadores destacam, também, de par com a distintividade como função principal, a importância da função publicitária. O jurista português Américo Silva Carvalho, em trabalho sob o título Usos atípicos das marcas%u201D (in APDI %u2014 Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Coimbra: Livraria Almedina, jul, 2002, p. 104), observa que %u201Ca função publicitária da marca é um elemento duma importância transcendente no mundo econômico%u201D. E, para o mesmo autor, a função publicitária é similar e tão importante quanto a função distintora (op. cit. p. 105).
Por outro lado, observe-se que a licença de marca não registrada constitui o que se designa merchandising de marca. A Lei nº 9.279, de 14.5.1936 (Lei da Propriedade Industrial (LPI), também chamada de Código de Propriedade Industrial) é expressa e taxativa no caput do seu art. 140: %u201CO contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros%u201D.
Não se pode extrair daí que tal averbação conduza a que se trata de uma formalidade solene, que possa afetar a própria validade do contrato. Em outras palavras, a exigência da averbação é tão-só para que produza efeitos em relação a terceiros.
Anote-se que, no contrato de merchandising a finalidade é algo distinto ou diverso do que ocorre nos contratos de licença de marca. Com efeito, no merchandising de marca é usual realizar-se sob a base de outra marca, o uso (de uma outra) em associação, repita-se, de produto ou de serviço, distinta da primeira. Em muito apertado resumo, trata-se de contrato atípico, caracterizando nova forma de exploração de marca, ao tempo em que cria um novo conceito de licenciamento, em função do valor adquirido por determinada marca no mercado %u2014 consigne-se o óbvio.
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Autor: Carlos Fernando Mathias de Souza
Vice-reitor acadêmico da Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis), professor-titular da UnB e do UniCEUB, e presidente do Conselho Fiscal do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), membro fundador do Instituto dos Advogados do DF (IADF) e efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Fonte: Correio Braziliense

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